L’absence de publication de la licence de marque n’est pas un obstacle à l’action en contrefaçon

Le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence de marque bien que celle-ci n’ait pas été inscrite au registre des marques.


La décision qui nous intéresse aujourd’hui est un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 4 février dernier.

Dans cette décision, la CJUE répond à une question préjudicielle posée par une société allemande dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque .

Le licencié d’une marque communautaire avait agi en contrefaçon de marque contre son contrefacteur, alors que la licence de la marque dont il bénéficiait n’avait pas été inscrite au registre des marques de l’OHMI.

Rappelons qu’en application de l’article 22 du règlement communautaire, le titulaire d’une licence exclusive peut agir en contrefaçon de marque si, après une mise en demeure, le titulaire de la marque n’a pas lui-même agi en contrefaçon.

La question était de savoir si l’article 23, paragraphe 1 première phrase du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que le licencié d’une marque ne peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence si cette dernière n’a pas été inscrite au registre des marques.

Aux termes de l’article 23 du règlement communautaire, une licence de marque n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques.

Conformément à une jurisprudence constante, la CJUE interprète ce texte au regard non seulement de ces termes mais également au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement.

La Cour de Justice de l’Union Européenne considère alors que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des marques.

On notera que la  CJUE adopte une position différente des juridictions françaises sur ce point.

L’article L.716-5 du CPI permet au licencié d’une marque nationale d’agir en contrefaçon de marque, dans les mêmes conditions que l’article 22 du règlement communautaire. L’article L.714-7 du CPI impose que la licence de marque soit publiée à l’INPI pour être opposable aux tiers, comme l’article 23 du règlement communautaire.

Pourtant, les juges français considèrent que le licencié ne peut agir en contrefaçon de marque si la licence exclusive dont il est le bénéficiaire n’est pas publiée à l’INPI.

Bien que la CJUE soit plus tolérante que les tribunaux français, nous ne pouvons que vous conseiller de procéder à la publication des actes affectant la jouissance de vos marques auprès des registres, dès lors qu’il n’est pas dérogé conventionnellement à la règle légale supplétive selon laquelle c’est le licencié de la marque qui agit en contrefaçon.