La contrefaçon de marque

L'action en contrefaçon a des spécificités qui peuvent se décliner en fonction des divers éléments de propriété intellectuelle ou industrielle qui sont concernés.

L'un des premiers concerné dans le cadre des réseaux de distribution est la marque.

Un certain nombre d'articles du Code de la propriété intellectuelle organise la protection de la marque et l'action en contrefaçon en matière de marque. Ces articles distinguent d'une part la contrefaçon, qui consiste à reproduire à l'identique une marque, pour des produits qui sont eux-mêmes identiques à ceux qui ont fait l'objet de la demande de protection de la marque.

Mais elles appréhendent aussi, au titre de la contrefaçon, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux qui sont désignés dans leur enregistrement. Cette question est importante car dans le cadre de l’action à mettre en œuvre, la manière d’appréhender l’action va être différente selon que l’on soit sur une contrefaçon à l’identique ou une contrefaçon par imitation. 

Le titulaire de l'action en contrefaçon en matière de marque est en premier lieu le propriétaire de la marque, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, il s’agit de la personne qui sera inscrite auprès du registre des marques comme étant le propriétaire de la marque.

Par ailleurs, le bénéficiaire d'un droit exclusif sur une marque peut lui-même agir en contrefaçon, si, après avoir mis en demeure le titulaire de la marque, celui-ci n'exerce pas ce droit. C'est à dire que le bénéficiaire d'une licence exclusive de marque peut lui-même agir en contrefaçon. 

Le code de la propriété prévoit que le contrat de licence peut déroger à ces règles. Il est souhaitable que le contrat de licence de marque soit clair sur ce point, pour éviter les contradictions ou les stratégies de protection qui soient différentes entre le titulaire et les différents licenciés qui pourraient bénéficier de droit sur la marque. 

Par ailleurs, toute partie, à un contrat de licence de marque, peut intervenir à une action engagée par le propriétaire pour défendre et obtenir réparation de son propre préjudice, si elle arrive à démontrer à préjudice qui lui est propre.

Dans le cas de la contrefaçon à l'identique, l'action est relativement simple pour démontrer l'élément matériel et le débat judiciaire va alors porter sur qui est l'auteur de la contrefaçon, sur l'étendue exacte des actes de contrefaçon et sur l'étendue du dommage qui a été causé.

Le débat sera beaucoup plus difficile et fera l'objet d'une appréciation au cas par cas lorsqu'il s'agit d'une contrefaçon par imitation. C'est-à-dire où la marque n'est pas reproduite à l'identique mais certains éléments de la marque sont repris et/ou pour des produits ou services qui ne sont pas eux-mêmes totalement identiques. A ce titres, la comparaison des signes va se faire à trois niveaux : un niveau visuel, un niveau sonore et un niveau conceptuel et que la comparaison des produits va rechercher la similarité.

L'objet de l'action en contrefaçon est de démontrer qu'il existe un risque de confusion pour un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Nous vous invitons à découvrir ici une vidéo sur une récente décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en matière de contrefaçon de marque dans une URL.

Avant d'engager une action en contrefaçon par imitation, une analyse préalable est nécessaire afin d'évaluer les chances de succès. Le cabinet Gouache Avocats vous assiste dans cette évaluation, et le cas échéant, dans l'action que vous engagerez.