Les limites à l’enregistrement d’une forme comme marque

Si une forme tridimensionnelle peut être enregistrée comme marque, cela ne doit pas aboutir à conférer un monopole sur des solutions techniques.

S’il est usuel de déposer comme marque des mots ou des logos, il est également possible de déposer comme marque la forme d’un produit. Parmi les conditions requises pour permettre l’enregistrement d’un tel signe comme marque, il est nécessaire que celui-ci :

- Soit susceptible de représentation graphique ;
- Soit propre à distinguer le produit ou le service d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Dans le cadre de la présente affaire, le dépôt contesté était un dépôt tridimensionnel à titre de marque du Rubik’s cube. La société à l’origine de la demande d’annulation faisait valoir que la solution technique, consistant en la capacité de rotation du produit, ne pouvait être réservée qu’au moyen d’un brevet, lequel était déjà expiré.

Or, le dépôt d’une forme à titre de marque ne doit pas aboutir à conférer une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit.

En l’espèce, le signe en question était constitué par la forme d’un produit concret et non par une forme purement abstraite. Il était donc nécessaire de définir la fonction technique du produit en cause (un puzzle en trois dimensions) et d’en tenir compte dans l’évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe.

La Cour de Justice considère à cet égard que le tribunal de l’union européenne n’aurait pas dû limiter son appréciation aux caractéristiques essentielles de la forme représentée (la structure en grille de chaque face du carré en particulier) mais devait apprécier ces caractéristiques au regard de la fonction technique du produit que cette forme représente. Pour réaliser cette appréciation, il était nécessaire de prendre en compte des éléments supplémentaires qu’un observateur objectif n’aurait pas pu saisir précisément sur la base des représentations graphiques.

Le fait que la marque était déposée pour des « puzzles à trois dimensions », sans limitation à ceux disposant d’une capacité de rotation ou sans que la description ne la marque ne précisait cette capacité, est par ailleurs indifférent. A défaut de prendre en compte dans l’analyse les caractéristiques techniques essentielles du signe en cause, cela permettrait d’étendre la protection conférée par la marque à tout puzzle de forme similaire, indépendamment de ses modalités de fonctionnement. Or cela serait contraire à l’objectif que ces marques ne confèrent pas de monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit.

Au-delà du rappel de principes qui ont déjà pu être reconnus par d’autres juridictions, cette décision vient souligner l’intérêt, mais également les contraintes et limites à vouloir faire enregistrer comme marque la forme d’un produit. C’est toutefois un outil à considérer dans la recherche d’une protection efficace des signes distinctifs d’un réseau. 

(CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG c/ EUIPO)