Burger King : la marque Giant est-elle descriptive ?

L’appréciation de la distinctivité de l’adjectif doit porter sur le fait qu’il soit ou non la désignation nécessaire du produit du service qu’il désigne. 

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juin 2017 vient rappeler opportunément qu’une marque ne doit pas être descriptive. C’est finalement un bon conseil à formuler à tous les créateurs, à tous les exploitants de réseaux de franchise : cette caractéristique de la marque doit être absolument validée sur le plan technique avant le lancement du réseau.

En l’occurrence, une marque est simplement descriptive lorsqu’elle est la description nécessaire du produit ou du service qui fait l’objet du dépôt. 

Ici, le conflit portait sur la marque Giant, exploitée pour désigner un hamburger d’une taille particulièrement importante par l’enseigne Burger King. C’est un produit phare de la marque. Le TGI de Paris avait prononcé sa nullité, demandée à titre reconventionnel, par un contrefacteur que Burger King avait assigné. Il était considéré que ce terme, dans sa version anglaise, et qui par assimilation dans la belle langue de Molière signifiait à peu près la même chose, faisait appel à l’importance et au caractère copieux du plat qui était servi, et constituait la désignation nécessaire. 

La Cour d’appel avait adopté une position différente, considérant qu’il y avait là simplement un caractère évocateur, et pas une absence de distinctivité, dès lors que cet adjectif n’était pas la qualification nécessaire ne s’attachant qu’à une qualité accessoire du produit concerné, en l’occurrence le burger.

Cet arrêt est cassé, dans la mesure où les juges de la Cour de cassation, nous rappellent que « la distinctivité ne peut et ne doit s’apprécier au regard du caractère principal ou accessoire de la qualité qui est désignée par la marque et qui est ou non la désignation nécessaire ». 

L’appréciation doit donc porter sur le fait que l’adjectif est ou non la désignation nécessaire du produit du service qu’il désigne, et non sur le caractère accessoire ou principal de cette qualité, s’agissant du produit ou du service concerné. 

Quelques conseils par conséquent aux exploitants ou aux créateurs de réseaux : 

- Conduisez évidemment systématiquement une analyse préalable des conditions de validité de marque, mais cela n’est pas toujours suffisant. 

- Voyez s’il est nécessaire, d’introduire dans le champ de vos contrats de distribution la licence, des marques de produits par opposition aux marques d’enseignes, c’est-à-dire aux marques qui seront exploitées pour désigner, en l’occurrence ici le restaurant Burger King, et non pas aux marques de produits qui vont désigner les produits de la carte. 

- Veillez à introduire dans vos contrats des clauses dites d’évolution de marque, qui pourront vous permettre, en cas de risque de survenance de sinistre sur une marque, d’ajouter d’autres dépôts dans le champ contractuel de manière à éviter un engagement de responsabilité sur le fondement de la marque qui n’aurait pas été exécutée.   

Cass Com 8 juin 2017