Licence de marque
La marque commerciale constitue un actif essentiel de tout réseau de distribution. Faisant l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI et dotée à ce titre d’une protection particulière, la marque est un signe de ralliement de la clientèle, d’une part parce qu’elle permet de distinguer les produits exclusifs du distributeur, et d’autre part parce qu’elle est le vecteur du mix-marketing de l’enseigne.
Voilà pourquoi, quelque soit la taille du réseau, il est presque toujours prévu que les membres bénéficient contractuellement du droit d’utiliser la marque de la tête de réseau, notamment à titre d’enseigne.
En matière de distribution, la mise à disposition d’un ou plusieurs signes distinctifs constitue même une des caractéristiques essentielles et nécessaires des contrats.
En pratique, cette mise à disposition est formalisée dans le contrat de commission-affiliation ou de franchise, plus rarement dans un contrat ad hoc portant spécifiquement sur la marque.
Cette mise à disposition s’analyse en une licence de marque au sens du deuxième alinéa de l’article L 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La licence de marque est ainsi un contrat par lequel le titulaire d'une marque confère à un tiers (le licencié) le droit d'apposer la marque sur ses propres produits et/ou d'en faire un usage commercial, notamment à titre d’enseigne.
La licence de marque peut être accordée à titre onéreux, soit contre versement d’une somme forfaitaire, soit en contrepartie de redevances proportionnelles, généralement fonction du chiffre d’affaires du licencié. La licence de marque peut également être consentie à titre gratuit.
Pour être valable et présenter un intérêt pour le bénéficiaire, la licence de marque doit porter sur un signe à la fois fort d’un point de vue commercial mais aussi et surtout juridiquement protégé.
Pour cela, la marque licenciée doit avoir un caractère distinctif, c’est à dire ne pas comporter d’élément de nature à tromper le public sur les caractéristiques des produits ou services qu’elle désigne et ne pas se contenter de décrire ces mêmes produits ou service. Elle doit bien entendu avoir été déposée et demeurer protégée selon la législation du pays où elle est concédée.
Par ailleurs, bien qu’échappant à tout formalisme légal, le contrat de licence de marque doit faire l’objet d’un écrit et être précis quant aux obligations de chacune des parties, notamment pour des questions de gestion de la marque et de preuve. En outre, la licence doit impérativement faire l’objet d’une inscription au Registre de l’INPI pour être opposable aux tiers.
En terme de contenu, une clause d’exclusivité territoriale au terme de laquelle il est interdit au titulaire de la marque d’utiliser et d’exploiter cette dernière, dans la zone contractuelle est souvent insérée, encore qu’en matière de distribution, l’exclusivité est souvent limitée à un ou plusieurs canaux de distribution. Lorsque la marque est solide et renommée, l’existence d’une exclusivité contractuelle justifie une contrepartie financière élevée à la charge du licencié.
En général, le licencié ne peut lui même vendre de produits marqués ou exploiter la marque, hors de la zone qui lui est réservée. Tout manquement à cette obligation ferait de lui un contrefacteur au sens du Code de la propriété intellectuelle. Dans ces conditions, pour éviter les divergences d’interprétation, sources de conflit entre les parties, il est impératif de faire en sorte que la clause d’exclusivité soit claire et précise, tout comme celle définissant le territoire.
La licence de marque comporte le plus souvent une exclusivité d’approvisionnement à la charge du licencié. Le donneur de licence doit dans ce cas, au titre de l’article L 330-3 du Code de commerce, remettre à son partenaire au moins 20 jours avant la signature du contrat, un document d’information précontractuel lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.
La licence de marque peut n’être que partielle, c’est à dire ne porter que sur certaines des catégories de produits ou services visées dans le certificat d’enregistrement. En cas de licence partielle, il est fondamental d’énumérer très précisément dans le contrat, l’étendue des droits accordés au licencié.
La licence de marque est une alternative stratégique à la franchise. C’est un contrat universellement pratiqué. Il ne suppose pas la transmission d’un savoir faire, et quand bien même un savoir-faire est transmis, celui-ci n’a pas à être original, secret et identifié, limitant les risques contentieux de la tête de réseau sur cet angle d’attaque habituel.
Vous pouvez également découvrir notre vidéo « Quelle est la différence entre franchise et licence de marque ? » ainsi que notre dossier thématique « La licence de marque » sur notre site.