Une marque doit faire l’objet d’une exploitation effective

Dans le contexte particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque.

Une  marque doit faire l’objet d’une exploitation effective par son titulaire, sa déchéance pouvant être prononcée en cas d’absence d’usage sérieux pendant une durée continue de cinq années.

Cette règle découle de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l‘enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question de la déchéance est abordée sous l’angle des familles de marque dans cette décision de la Cour de cassation (Cass. com. qui rappelle que l’usage d’une marque ne peut être invoqué aux fins de justifier l’usage d’une autre marque, et ce même si ces marques sont inscrites dans un contexte particulier de famille de marques.

En l’espèce, le titulaire de la marque « Micro Rain » soutenait qu’il ne pouvait être déchu de ses droits sur cette marque dès lors que:

- cette marque appartenait à une famille de seize marques composées autour du terme « Rain »;
- il exploitait la marque «Mini Rain», appartenant à cette famille de marque, qui constituait une variante de la marque «Micro Rain».

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel de Pau qui avait considéré que « la preuve de l’usage d’une marque enregistrée ne peut résulter de l’usage d’une autre marque enregistrée, qu’importe que celle-ci n’en soit qu’une variante sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. »

La Cour de cassation suit ici la position de la CJUE qui, dans une décision du 25 octobre 2012, interprétant la Directive marque, rapprochant les législations des Etats membres en matière de marques, avait a considéré que dans le contexte particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque.

Vous devez donc vous assurer de l’usage sérieux de chacune des marques dont vous êtes titulaires au sein d’une famille de marque.

Si une action en déchéance d’une de vos marques était mise en œuvre, vous ne pourriez en effet arguer de l’usage d’une ou de plusieurs autres de vos marques pour y faire échec.

Bien évidemment, cela est plus facile à énoncer qu’à mettre en pratique dans la mesure où les familles de marque sont souvent constituées comme des buissons de marque ayant une fonction défensive de la distinctivité de la marque placée au cœur du dispositif et n’ont donc pas vocation à être exploitées.