Distinctivité d’un motif utilisé comme marque

Les motifs de Birkenstock moins distinctifs que le rouge de Christian Louboutin ? 

A partir d’une marque allemande, la société Birkenstock formule une demande d’extension internationale visant notamment l’Union Européenne. La marque en question consiste en un motif composé de lignes verticales et horizontales ondulées. Elle est déposée pour des produits relevant des classes 10, 18 et 25 et désignait dans ce cadre aussi bien des appareils médicaux ou chirurgicaux, des articles et chaussures orthopédiques, des articles de maroquinerie ou encore des vêtements et des chaussures. L’EUIPO a refusé l’enregistrement de cette marque, considérant que le signe déposé était dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits visés dans la demande. En effet, une marque ne peut être enregistrée que si elle a un caractère distinctif par rapport aux produits ou services en cause. 

La chambre des recours de l’EUIPO, saisie par le déposant, avait confirmé la décision. Pour rejeter l’enregistrement de la marque, la chambre des recours avait considéré que le signe se présentait dans une séquence répétitive qui pouvait être étendue dans toutes les directions et s’appliquer donc à toute surface qu’elle soit bi-dimensionnelle ou tri-dimensionnelle. Le fait d’orner des produits ou leurs emballages de motifs est usuel et répond à une fonction esthétique et/ou technique. Considérant que les « consommateurs moyens n’avaient pas pour habitude de présumer l’origine commerciale de produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’apparence des produits eux-mêmes » elle considère que la jurisprudence qui en conclut l’absence de caractère distinctif de tels signes était applicable. Elle relevait par ailleurs que ce signe produisait une impression générale banale. Elle en concluait que le public pertinent percevrait ce signe comme un simple motif de surface et non pas comme l’indication d’une origine commerciale particulière.  

Saisi par le déposant,  le Tribunal de l’Union Européenne avait confirmé la décision de refus d’enregistrement pour certains des produits et services mais l’avait annulé pour d’autres. Le Tribunal avait que ce n’était que lorsque l’utilisation d’un motif de surface était peu probable au vu de la nature des produits en cause qu’un tel signe ne pourra être qualifié de motif de surface et donc avoir un caractère distinctif. Le Tribunal avait donc considéré que le motif considéré était distinctif pour les produits tels que « membres artificiels », « matériel de suture » ou encore « cuirs d’animaux ». Le recours avait été rejeté pour le reste.  

La Cour de Justice a confirmé la décision du Tribunal de l’Union Européenne.  

Cette décision évoque les décisions que nous avions récemment commentées, concernant la marque Christian Louboutin, et qui avaient reconnue la validité à titre de marque de la couleur rouge. Ces décisions pourraient apparaître contradictoires. Pourquoi admettre une simple couleur à titre de marque alors qu’un motif ne le serait pas ? La différence tient en réalité aux modalités d’utilisation du signe. Le dépôt réalisé par Birkenstock n’avait pour signe qu’un motif, manifestement destiné à être apposé sur les biens ou emballages, sans que le dépôt en lui-même ne comporte aucune indication sur la façon d’apposer ce signe ou son emplacement sur les produits concernés. Au contraire, le dépôt réalisé par Christian Louboutin indiquait à quel emplacement serait apposée la couleur rouge (la semelle uniquement). Ce n’était donc pas la couleur rouge seule qui était constitutive de la marque, mais son apposition sur les semelles de chaussures. 

Cela ne veut pas dire toutefois que des motifs de surface ne pourraient bénéficier d’aucune protection. Ainsi une protection au titre de dessins et modèles, dont l’objet est justement de protéger l’apparence des produits, aurait pu être sollicitée. Encore faut-il toutefois, pour bénéficier de cette protection, que le dessin ou le modèle concerné soit nouveau et dispose d’un caractère propre. Le cas échéant une protection par les droits d’auteur est également envisageable, si un tel motif a un caractère original.   

CJUE, 13 sept. 2018, n° C-26/17, Birkenstock Sales GmbH c/ EUIPO