Protection des marque renommées

Une décision du Tribunal de l’Union Européenne portant sur la marque PRADA permet de préciser les contours de la protection des marques renommées. 

Les marques renommées bénéficient d’une protection accrue. En effet, si le principe est qu’une marque ne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque ultérieure que si les signes et les produits et services visés sont identiques ou similaires, les marques renommées peuvent s’opposer à l’enregistrement de marques ultérieures pour des produits et services non similaires. 

Ce principe est posé en droit français par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » 

Pour les marques communautaires, l’article 8 paragraphe 5 du règlement européen n°2017/1001 du 4 juin 2017 dispose que « Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. » 

C’est sur le fondement de ce même article (dans sa version en vigueur dans le règlement n°207/2009 sur les marques communautaires alors en vigueur) que la marque PRADA s’était opposé à l’enregistrement d’une marque « The Rich Prada ». Cette marque avait été déposée pour une très grande variété de produits ou services, allant des vêtements et la maroquinerie, jusqu’à l’extraction minière, le nettoyage des routes, les services de santé ou encore des denrées alimentaires. L’opposition formée par PRADA avait été partiellement accueillie et l’enregistrement de la marque postérieure avait été admis pour un certain nombre de services.  

Le recours introduit par PRADA devant le tribunal n’a pas été accepté. Le caractère distinctif de la marque antérieure PRADA n’était pas remis en cause, le Tribunal soulignant par ailleurs que plus la marque antérieure présente un caractère distinctif, plus il est probable qu’un lien puisse être établie entre les deux marques par le public. Un risque de confusion entre les deux marques n’est pas nécessaire, l’évocation de la marque antérieure pouvant suffire à caractériser un lien entre les deux marques.  

La renommée de la marque PRADA n’était pas contestée en l’occurrence, celle-ci ayant été considérée comme « particulièrement remarquable ». De même le terme PRADA était bien considéré comme dominant dans la marque postérieure.  

Toutefois, PRADA n’a pas réussi à démontrer comment le public pourrait faire un lien entre les deux marques pour un certain nombre de produits et services, qui n’étaient absolument pas similaires à ceux de la marque antérieure, tels que le nettoyage des routes, l’extraction minière, les services de casino ou les denrées alimentaires. De plus PRADA n’a pas réussi à établir l’existence d’un préjudice qui aurait été porté à la renommée de sa marque antérieure ou qui pourrait être porté à son caractère distinctif.  

Si les marques renommées bénéficient donc d’une protection renforcée au delà des seuls produits ou services qu’elles visent dans leurs dépôts, celle-ci n’est toutefois pas absolue. Il reste nécessaire de démontrer un lien fait par le public entre les deux marques, malgré le fait que les produits seraient non similaires, et l’existence d’un préjudice ou bien qu’il est indûment tiré profit de la notoriété de la marque antérieure. 

Trib. UE, 5 juin 2018, aff. T-111/16, Prada c/ EUIPO