Nullité de marque: le dépôt, rien que le dépôt !

En matière de nullité de marque pour antériorité, l’appréciation du risque de confusion est strictement limitée aux produits et services et au signe tels qu’ils sont visés dans les dépôts. 

Lorsque le titulaire d’une marque considère qu’un dépôt ultérieur est identique à son propre dépôt, ou en constitue une imitation susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, il peut s’opposer à ce nouveau dépôt. L’opposition peut être introduite devant le directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), dans les deux mois suivant la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI)de la demande d’enregistrement de la marque postérieure. A défaut, il lui est toujours possible d’engager une action en nullité de la marque postérieure, dans les cinq années de son enregistrement.  

Dans les deux cas, l’appréciation de l’identité entre les marques, ou de l’existence d’un risque de confusion en cas d’imitation de la marque antérieure, est réalisée au regard des produits et services visés dans les deux dépôts ainsi que des signes reproduits par chacun des dépôts, à l’exclusion de tous autres éléments. 

Un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018  en apporte une nouvelle illustration: la société Merial est titulaire depuis 1994 de la marque verbale « Frontline », qui désigne des « insecticides et produits antiparasitantes et produits antiparasitantes à usage vétérinaire ». La substance active composant le produit commercialisé sous cette marque est le fipronil. Elle était protégée par un brevet tombé dans le domaine public en 2009. Cette substance était également utilisée en matière agricole, usage pour lequel elle avait été finalement interdite. La société Virbac a déposé en 2008 une marque « Fiproline », laquelle visait les « préparations vétérinaires, en particulier un antiparasitaire externe ».  

Virbac sollicitait la nullité de la marque, au visa des articles L. 711-2 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, invoquant le caractère descriptif de la marque Fiproline. Cette demande avait été accueillie par la cour d’appel de Lyon, considérant que le terme « Fiproline » reprenait de façon presque parfaite la dénomination du principe actif composant le produit commercialisé. Ce faisant la cour d’appel considérait que la marque était dénuée de caractère distinctif.  

La Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt sur ce point, rappelant que la comparaison ne doit pas porter sur les produits commercialisés mais sur les seuls produits désignés par l’enregistrement. En l’espèce, le terme Fiproline n’est pas descriptif des produits vétérinaires, visés par la demande d’enregistrement.  

La société Virbac invoquait également l’atteinte à sa marque renommée, sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, demande également accueillie par la cour d’appel. Si le caractère renommé de la marque Frontline ne donne pas lieu à débat, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel également sur ce point, reprochant à la cour d’appel d’avoir pris en compte dans son appréciation le mode de conditionnement des produits et l’imitation du conditionnement du produit Frontline par le produit Fiproline du fait notamment de couleurs semblables et de photographies paraissant identiques. La Cour de cassation indique clairement « qu’en prenant en compte le mode de conditionnement des produits, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».   

Cette décision est conforme aux principes résultant du Code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence. Elle vient toutefois rappeler à nouveau qu’en matière d’opposition ou de nullité, l’appréciation du risque de confusion doit ne se fonder que sur les seuls dépôts réalisés, tant pour la comparaison des signes que celles des produits et services. La manière dont les marques sont exploitées n’entre en aucun cas en considération. Lorsque la manière dont les marques sont exploitées doit être pris en compte, il convient d’envisager d’autres actions et en particulier la concurrence déloyale ou le parasitisme.  

Cass. com., 31 janv. 2018, n° 15-20796